Oppositieprocedure 

Als merkhouder kunt u optreden tegen partijen die identieke of overeenstemmende merk­aanvragen hebben ingediend voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Wanneer een merk bekend is, kan dat ook tegen overeen­stemmende merken die zijn aangevraagd voor waren en diensten die niet identiek of soortgelijk zijn. De snelste

en kosteneffectiefste manier is om een oppositieprocedure te starten bij het 

merkenbureau in het betreffende land van de inbreukmakende merkaanvraag. 

Naast het feit dat oppositieprocedures relatief korter duren en minder kostbaar zijn dan een gemiddelde gerechtelijke procedure, is een belangrijk voordeel dat derden vaak in een vroeg stadium geconfronteerd worden met het bezwaar van de merkhouder. In de praktijk blijkt een derde partij eerder geneigd om een inbreuk te stoppen op het moment dat er nog niet veel investeringen zijn gedaan. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde doorlooptijd van oppositie­procedures in de Benelux, Duitsland en de EU.

1: De doorlooptijden van procedures kunnen variëren door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de acties van de betrokken partijen, de complexiteit van de zaak, verlengingen tijdens de afkoelings-periode, verzoeken om gebruiksbewijs, etcetera.

Een merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van een identiek of overeens-temmend merk van een derde partij voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.
En nogmaals: wanneer een merk erg bekend is, kan ook worden opgetreden tegen soortgelijke merken die voor niet identieke of overeenstemmende waren en diensten worden gebruikt. Er kan ook actie worden ondernomen wanneer er sprake is van oneerlijk voordeel (free-riding) of wanneer er afbreuk wordt gedaan aan het onder-scheidend vermogen of de reputatie van het merk. In dat geval is het mogelijk om een ‘verbodsactie in kort geding’ in te stellen bij de rechtbank of een bodemprocedure
​​​​​​​te starten.

Kort geding

In een kort geding kan een ander een verbod op het gebruik van het merk eisen.
Over het algemeen is het niet mogelijk om schade­vergoeding te eisen. Een voordeel van een kort geding is dat het een spoedprocedure is. Een verbod is dus relatief snel
te verkrijgen. Een kort geding levert echter geen eindoordeel op. Als de rechter oordeelt dat de ander het gebruik van een merk moet staken, moet de eiser alsnog
een bodemprocedure aanspannen. In de tussentijd mag de derde het merk echter
niet gebruiken. In de praktijk zien we dan ook vaak dat partijen de uitkomst van een kort geding accepteren en geen bodem­procedure starten.

Bodemprocedure

In een bodemprocedure kan naast een verbod op het gebruik van het merk ook schadevergoeding worden geëist, bijvoorbeeld in de vorm van winstafdracht. In bovenstaande tabel vindt u de mogelijkheden en de duur van de gerechtelijke acties
​​​​​​​in geval van gebruik van een overeen­stemmend of identiek merk door een derde.

Succesvolle merkbescherming vereist een strategische aanpak om de identiteit

van uw merk te beschermen en inbreuk te voorkomen. 

Registratie en gebruik 

Om merkrechten te kunnen afdwingen, is het essentieel om een merk te laten registreren in de regio’s waar u actief bent of van plan bent uw business uit te breiden. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u uw merken op de juiste manier gebruikt. Dat voorkomt bijvoorbeeld nietigheidsacties van derden op basis van

‘niet-gebruik’.

Controleer op inbreuk en onderneem actie 

Merkbewaking is belangrijk om potentiële inbreukmakende merkaanvragen of merk­inbreuken tijdig op te sporen. Afhankelijk van uw bedrijfstak kan het raadzaam zijn

om online marktplaatsen, sociale mediaplatforms en andere websites te controleren op ongeoorloofd gebruik. V.O. levert diensten waarmee wij uw merk kunnen bewaken. We stellen u dan op de hoogte van identieke of soortgelijke merken die worden gedeponeerd. 

Zodra een mogelijke inbreuk wordt gedetecteerd, is het over het algemeen raadzaam om proactief te handelen. Voorbeelden hiervan zijn:

informeren van uw merkengemachtigde of advocaat voordat u actie onderneemt;

een sommatiebrief sturen. Dit kan leiden tot een oplossing zonder verdere juridische stappen; 

online Notice-and-Take-Down-procedure starten. Platformen zoals Bol.com, Amazon en Alibaba hebben eigen procedures om namaak- of inbreukmakende producten te verwijderen;  

oppositieprocedures starten in het geval van inbreukmakende merkaanvragen;

gerechtelijke procedures starten.