De licentiebereidheidsverklaring bij het unitair octrooi: slimme besparing of strategische beperking?

Met de LB-verklaring kunt u officieel bij het Europees Octrooibureau (EOB) verklaren dat u bereid bent aan iedereen een licentie te verlenen. Dat opent voor u de deur naar een brede overdracht van uw technologie. Dit mechanisme sluit goed aan bij de open-innovatiestrategieën van kennisinstellingen en R&D-gedreven organisaties. 

Het indienen van een LB-verklaring kan financieel aantrekkelijk zijn. Voor alle UP-jaartaksen (renewal fees) die vallen ná ontvangst van de verklaring door het EOB, ontvangt de octrooihouder een structurele korting van 15 procent (art. 11(3) Verordening (EU) 1257/2012 en art. 3 RFeesUPP).

Er is echter een keiharde spelregel: de LB-verklaring is fundamenteel onverenigbaar met exclusiviteit. De verklaring kunt u niet indienen zolang een exclusieve licentie in het UP-­register is ingeschreven, óf als een verzoek daartoe aanhangig is (Regel 12(3) UPR). Omgekeerd blokkeert een actieve LB-verklaring de toekomstige inschrijving van exclusieve licenties (Regel 12(4) UPR). Dit vormt een wezenlijk obstakel wanneer u tech­nologie in een later stadium exclusief wilt onderbrengen bij een spin-off of industriële partner.

Spijtoptanten kunnen de LB-verklaring intrekken, maar dit is zeker niet kosteloos. Een intrekking wordt pas juridisch effectief nadat alle in het verleden genoten takskortingen volledig aan het EOB zijn terugbetaald (Regel 12(2) UPR). Dit creëert een aanzienlijke financiële lock-in. Bovendien merkt de wetgeving (art. 8(2) Verordening 1257/2012) licenties aan als reguliere contractuele licenties. Al verleende licenties eindigen na intrekking dan ook niet automatisch. Beëindigen van een licentie kan alleen via een contractuele opzegging of met de uitdrukkelijke instemming van de licentienemer. 

Na effectieve intrekking bestaat er - in beginsel - geen LB-plicht meer richting nieuwe partijen. Vooral het moment waarop een licentie onder een LB-verklaring tot stand komt, is onzeker. Een partij die vóór intrekking aanspraak meent te hebben gemaakt op een licentie, kan mogelijk alsnog bij het UPC een beslissing vragen over de ‘passende vergoeding’.

De grootste impact van de LB-­verklaring schuilt wellicht in de handhavingsdynamiek. Omdat u zich publiekelijk bereid heeft verklaard om de uitvinding tegen een vergoeding te delen, wordt het bij een octrooi-­inbreuk heel moeilijk om een onmiddellijk stakingsbevel af te dwingen. Een inbreukmaker kan een dergelijke vordering vaak effectief pareren door alsnog een licentie te eisen. Let wel, dit effect kan in de praktijk zelfs ná formeel intrekken van de LB-verklaring standhouden, als er eerder al licenties onder dit regime aan derden zijn verstrekt.

Komen partijen vervolgens niet tot een akkoord over de licentievoorwaarden en de hoogte van de vergoeding? Dan heeft het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) op grond van art. 32(1)(h) UPCA een exclusieve bevoegdheid. Deze kan niet alleen de ‘passende vergoeding’, maar ook de bijbehorende licentievoorwaarden bindend vaststellen. Bij een geschil legt u de commerciële waardering en de randvoorwaarden van uw technologie dus deels in de handen van de rechter.

De LB-verklaring is een krachtige manier om technologie breed te kunnen overdragen en kan voor kostenreductie zorgen. Het is echter absoluut geen vrijblijvende kortingsbon. U moet rekening houding met beperkingen. Zoals het structurele verlies van de mogelijkheid tot exclusieve licentie­verlening, de verzwakte handhavingspositie, het risico op inmenging van de rechter bij de voorwaarden én de hoge en kostbare drempel bij intrekking. Of u een LB-verklaring hanteert, vereist dus een zorgvuldige afweging en een doordachte langetermijnvisie.

Meer weten?

Lees hier meer over UP en UPC.