EInblick
Die Lizenzbereitschaftserklärung für das Einheitspatent: Clevere Kostenersparnis oder strategische Einschränkung?
Mit der Einführung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent oder EP) stehen Patentinhabern neue strategische Möglichkeiten zur Verfügung. Eines davon ist die Lizenzbereitschaftserklärung (License of Right, LoR), auch als Lizenz von Rechts wegen bezeichnet. Was beinhaltet eine solche Erklärung und welche Vor- und Nachteile kann sie für den Schutz Ihres geistigen Eigentums haben?
Mit einer LoR können Sie gegenüber dem Europäischen Patentamt (EPA) offiziell erklären, dass Sie bereit sind, jedermann eine Lizenz zu erteilen. Dadurch wird der Weg für eine breite Verbreitung Ihrer Technologie geöffnet. Dieser Mechanismus passt gut zu den Open-Innovation-Strategien von Forschungseinrichtungen und F&E-getriebenen Organisationen.
Finanzieller Anreiz und Verlust der Exklusivität
Die Abgabe einer LoR kann finanziell attraktiv sein. Für alle Jahresgebühren des Einheitspatents, die nach Eingang der Erklärung beim EPA fällig werden, erhält der Patentinhaber eine dauerhafte Ermäßigung von 15 Prozent (Art. 11 Abs. 3 Verordnung (EU) 1257/2012 und Art. 3 RFeesUPP).
Es gibt jedoch eine strikte Grundregel: Die LoR ist grundsätzlich mit Exklusivität unvereinbar. Die Erklärung kann nicht eingereicht werden, solange eine ausschließliche Lizenz im EP-Register eingetragen ist oder ein entsprechender Eintragungsantrag anhängig ist (Regel 12(3) UPR). Umgekehrt verhindert eine aktive LoR die zukünftige Eintragung ausschließlicher Lizenzen (Regel 12(4) UPR). Dies kann ein erhebliches Hindernis darstellen, wenn Sie die Technologie zu einem späteren Zeitpunkt exklusiv auf ein Spin-off oder einen Industriepartner übertragen möchten.
Die Illusion eines einfachen Ausstiegs
Patentinhaber, die die Abgabe einer LoR später bereuen, können diese zwar zurücknehmen, jedoch keinesfalls kostenlos. Eine Rücknahme wird erst rechtlich wirksam, nachdem sämtliche zuvor gewährten Gebührenermäßigungen vollständig an das EPA zurückgezahlt wurden (Regel 12(2) UPR). Dadurch entsteht ein erheblicher finanzieller Lock-in-Effekt.
Darüber hinaus behandelt die Gesetzgebung (Art. 8 Abs. 2 Verordnung 1257/2012) Lizenzen als gewöhnliche vertragliche Lizenzen. Bereits erteilte Lizenzen enden daher nicht automatisch mit der Rücknahme. Eine Lizenz kann nur durch vertragliche Kündigung oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Lizenznehmers beendet werden.
Nach wirksamer Rücknahme besteht grundsätzlich keine LoR-Verpflichtung mehr gegenüber neuen Parteien. Allerdings bleibt unklar, zu welchem Zeitpunkt eine Lizenz im Rahmen einer LoR als zustande gekommen gilt. Eine Partei, die geltend macht, vor der Rücknahme Anspruch auf eine Lizenz erhoben zu haben, kann möglicherweise weiterhin das Einheitliche Patentgericht (EPG) anrufen, um eine Entscheidung über die „angemessene Vergütung“ zu erhalten.
Durchsetzung und die ausschließliche Rolle des UPC
Die möglicherweise größte Auswirkung der LoR liegt in ihrer Wirkung auf die Durchsetzungsdynamik. Da Sie öffentlich erklärt haben, bereit zu sein, die Erfindung gegen eine Vergütung zu lizenzieren, wird es sehr schwierig, bei einer Patentverletzung eine sofortige Unterlassungsverfügung durchzusetzen. Ein Verletzer kann eine solche Forderung häufig wirksam abwehren, indem er stattdessen eine Lizenz verlangt.
Wichtig ist, dass dieser Effekt in der Praxis sogar nach einer formellen Rücknahme der LoR fortbestehen kann, wenn zuvor bereits Lizenzen unter diesem Regime an Dritte vergeben wurden.
Können sich die Parteien anschließend nicht über die Lizenzbedingungen und die Höhe der Vergütung einigen, hat das Einheitliche Patentgericht (EPG) gemäß Art. 32 Abs. 1 Buchst. h EPGA die ausschließliche Zuständigkeit. Das Gericht kann nicht nur die „angemessene Vergütung“, sondern auch die dazugehörigen Lizenzbedingungen verbindlich festlegen. Im Streitfall werden die wirtschaftliche Bewertung und die Rahmenbedingungen Ihrer Technologie daher teilweise in die Hände des Gerichts gelegt.
Fazit
Die LoR ist ein wirkungsvolles Instrument zur breiten Verbreitung von Technologie und kann zu Kosteneinsparungen führen. Sie ist jedoch keineswegs ein unverbindlicher Rabattmechanismus. Sie müssen die damit verbundenen Einschränkungen sorgfältig berücksichtigen, etwa den strukturellen Verlust der Möglichkeit zur Vergabe ausschließlicher Lizenzen, eine geschwächte Durchsetzungsposition, das Risiko gerichtlicher Einflussnahme auf die Lizenzbedingungen sowie die hohe und kostspielige Hürde einer Rücknahme.
Ob eine LoR genutzt werden sollte, erfordert daher eine sorgfältige Abwägung und eine durchdachte langfristige Strategie.
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