Slim indienen voor startups en scale-ups

Bij het opstellen en indienen van octrooiaanvragen zitten de voornaamste kosten meestal niet in de officiële indienings- of instandhoudingstaksen, maar in het opstellen van de octrooiaanvraag zelf. Dit is een intensief proces dat veel tijd en expertise vraagt. Juist daarom is het essentieel om dit traject zo efficiënt mogelijk in te richten. Een goede voorbereiding kan het verschil maken.

Een veelvoorkomende valkuil is dat tijdens het opstellen van de aanvraag nog nieuwe ideeën of varianten opduiken die óók in het octrooi moeten worden opgenomen. Hoewel dit soms noodzakelijk is, leidt het vrijwel altijd tot extra werk. Het is daarom verstandig om vooraf scherp te bepalen wat er geoctrooieerd moet worden. Een effectief hulpmiddel hierbij is een Invention Disclosure Form (IDF). In een IDF worden onder meer de technische aspecten van de uitvinding vast­gelegd. Het tijdig opstellen en aanleveren van de juiste figuren en experimentele beschrijving kan het schrijfproces ook aanzienlijk bespoedigen.

Het is belangrijk om over de commerciële aspecten van de uitvinding na te denken. Niet alleen over de huidige potentie, maar juist ook over de toekomstige. Waar zouden investeerders aanvullende mogelijkheden en risico’s zien als het gaat om de economische aspecten van de uitvinding? Investeerders kunnen toepassingen van de uitvinding zien, in aanvulling op wat uw oorspronkelijke doel was. Het kan dan zinvol zijn om die toepassingen mee te octrooieren. Een andere relevante vraag kan zijn wat mogelijke exit-strategieën zijn en hoe die zich vertalen naar een gewenste octrooibescherming. Zijn er bijvoorbeeld potentiële overnamepartners die al een bepaald product of proces vermarkten waar de uitvinding in toegepast zou kunnen worden? Dan kan het verstandig zijn die expliciet mee te nemen in de octrooiaanvraag.

Iets dat vaak meer aandacht vergt dan vooraf was verwacht, is om vast te stellen wie de uitvinder is en wie als aanvrager optreedt. Dit is niet alleen een juridisch vereiste, maar kan ook een gevoelig onderwerp zijn. Dat geldt zeker bij samenwerkingen, spin-offs of externe ontwikkelaars. Heldere afspraken vooraf – bij voorkeur vastgelegd in een overeenkomst – voorkomen discussie tijdens en na het aanvraagproces.

Voor Nederlandse en sommige Belgische ondernemingen met een beperkt budget is het niet ongebruikelijk om te starten met een eerste indiening in Nederland, ook als er toekomstige activiteiten daarbuiten in het verschiet liggen. Nederlandse octrooiaanvragen zijn relatief kostenefficiënt en bieden een solide basis.

Voor Duitse en Belgische octrooiaanvragen bij buitenlandse ambities is het kostenvoordeel vanwege de taalregimes minder groot. In België en Duitsland is een Europese eerste indiening daarom gebruikelijk, tenzij er geen buitenlandse plannen zijn. In die gevallen kan een Belgische of Duitse nationale octrooiaanvraag afdoende zijn en soms zelfs de voorkeur hebben vanwege fiscale voordelen. In Duitsland is het daarnaast mogelijk om met een gebruiksmodel (EN: utility model; DE: Gebrauchsmuster) zeer kosten­effectief producten te beschermen.

Daarna kunt u eventueel via de PCT-route één of meerdere vervolgaanvragen indienen, die tot een bredere jurisdictie leiden. Deze gefaseerde aanpak biedt flexibiliteit en stelt de behandelings- en instandhoudingskosten met één of meerdere jaren uit.

Meer weten?

Lees hier het webartikel ‘Tech starters’