Strategische keuzes: waar en wanneer dient u een octrooiaanvraag in?
De keuze waar en wanneer u een octrooiaanvraag indient is een belangrijke strategische beslissing. Voor het eerste punt is vooral de vraag welke landen commercieel relevant voor u zijn, want een octrooi is een nationaal recht. Een Chinees octrooi biedt bijvoorbeeld geen bescherming in de Verenigde Staten. Daarnaast kan de timing van het indienen van een octrooiaanvraag grote invloed hebben op de uiteindelijke geldigheid van een octrooi. Een goed gekozen moment vereist een zorgvuldige afweging tussen commerciële belangen en juridische risico’s.
Commerciële relevantie
Landen zijn commercieel relevant als uzelf, uw mogelijke licentienemers en/of uw concurrenten daar actief zijn of gaan zijn. Hierbij kunt u denken aan plaatsen waar producten of diensten worden aangeboden, geproduceerd, geïmporteerd of doorgevoerd. Houd er rekening mee dat handhaving van een octrooi in in- en doorvoerlanden soms niet mogelijk is. Verder is het belangrijk om de voorkeuren van mogelijke investeerders of overnamepartijen mee te wegen. Ten slotte kunt u ook bepalen of u uw octrooi offensief of defensief wilt inzetten, en daar uw landenkeuze op baseren.
Zeker als het octrooibudget beperkt is, kunt u ook een strategische keuze maken door de belangrijkste landen af te dekken. Voor de concurrentie kan het dan commercieel gezien al veel minder aantrekkelijk zijn om een product of dienst te gaan vermarkten.
Een internationale PCT-aanvraag geeft u ook de mogelijkheid om de definitieve landenkeuze maximaal ongeveer 2,5 jaar uit te stellen. Op die manier kunt u eerst kijken hoe de uitvinding en de markt zich ontwikkelen.
“Te vroeg indienen van een octrooiaanvraag
brengt het risico met zich mee dat de
uitvinding nog onvoldoende is uitgewerkt.”
Kostenoverwegingen
Verder kunnen kostenoverwegingen een rol spelen in de landenkeuze. Kosten voor vertalingen kunnen - naast indienings- en onderzoekskosten - een aanzienlijk deel van het totale budget zijn. Dit geldt vooral in landen waar een volledige vertaling van de aanvraag vereist is, zoals Japan en China. Voor u een definitieve landenkeuze maakt, kan V.O. helpen de kosten daarvan in kaart te brengen.
Timing
Te vroeg indienen van een octrooiaanvraag brengt het risico met zich mee dat de uitvinding nog onvoldoende is uitgewerkt. Dit kan leiden tot een te beperkte bescherming, bijvoorbeeld omdat latere verbeteringen dan niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. In veel gevallen is dat wel gewenst. Daarnaast duurt het vaak even voordat uitvindingen daadwerkelijk op de markt komen. Een te vroege indiening kan dus betekenen dat een deel van de looptijd van het octrooi verloren gaat, omdat het product nog niet commercieel relevant is.
Daarentegen kan te laat indienen ertoe leiden dat de uitvinding niet langer nieuw is. Bijvoorbeeld door publicaties, presentaties, of commerciële exploitatie. Hierdoor kunt u in veel gevallen geen geldig octrooi meer krijgen.
Prioriteitsaanvraag opnieuw indienen
U kunt ook een prioriteitsaanvraag indienen en aan het eind van het prioriteitsjaar besluiten om een vervolgaanvraag in te dienen, of dat niet te doen en de prioriteitsaanvraag in te trekken. De aanvraag wordt dan niet gepubliceerd, en de uitvinding blijft dan geheim. Als er geen relevante publicaties zijn gedaan in de tussentijd, kunt u de prioriteitsaanvraag daarna opnieuw indienen. Dan gaat opnieuw een prioriteitsjaar lopen. Op deze manier behoudt u veel flexibiliteit, al is een risico dat octrooiaanvragen pas na anderhalf jaar gepubliceerd worden. Het is dus niet te controleren of een concurrent al een schadelijke aanvraag heeft lopen die nog niet is gepubliceerd, en u toch wil profiteren van uw eigen eerdere prioriteitsaanvraag.
Meer weten?
Klik hier om het webinar ‘Aan de slag met octrooien’ te volgen.
Delen