Als u in meerdere landen octrooi­bescherming wilt verkrijgen, is het niet nodig om direct in verschillende landen octrooiaanvragen in te dienen. Meestal begint een indieningsstrategie met één eerste octrooiaanvraag, die de prioriteits­aanvraag wordt genoemd. In onderstaand schema is dit de Europese aanvraag EP1 waarin uitvinding A wordt geclaimd. Na het indienen van de prioriteitsaanvraag kunt u binnen twaalf maanden één of meerdere vervolgaanvragen indienen waarmee u de prioriteit van de eerste aanvraag inroept. De datum waarop de prioriteitsaanvraag is ingediend, geldt dan ook als relevante datum voor de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van de vervolg­aanvraag. In het schema heeft de publicatie van uitvinding A tijdens het prioriteitsjaar dus geen invloed op de beoordeling van EP1 of vervolgaanvragen.

In complexe ontwikkeltrajecten is het mogelijk om meerdere prioriteitsaanvragen in te dienen en daarvan prioriteit in te roepen. Dit is een goede strategie als u de uitvinding doorontwikkelt tijdens het prioriteitsjaar en er een risico is dat hierover relevante publicaties verschijnen in het prioriteitsjaar. In het schema beschrijft de tweede prioriteitsaanvraag (EP2) bijvoorbeeld de uitvinding A+B.

Soms komt het voor dat een uitvinder zelf (per ongeluk) de uitvinding openbaar maakt voordat een octrooiaanvraag is ingediend. In sommige landen is een zogenoemde grace period dan een vangnet. De openbaarmaking door de uitvinder(s) zelf wordt dan niet meegenomen in de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van een latere octrooiaanvraag. In de Verenigde Staten en Japan geldt meestal een grace period van twaalf maanden na zulke openbaarmakingen. Ook het Duitse gebruiksmodel kent een relevante grace period van zes maanden voor eigen openbaarmakingen. Voor Europese octrooiaanvragen zijn er geen grace periods, dus voorzichtigheid blijft geboden bij het openbaar maken van de uitvinding.

De vaakst gekozen vervolgaanvraag is een PCT-aanvraag. Het Patent Cooperation Treaty (PCT) stelt u in staat om via één internationale aanvraag bescherming te verkrijgen in één of meerdere van de 158 aangesloten landen. Een PCT-aanvraag leidt echter niet tot een wereld­octrooi. Uiterlijk ongeveer 2,5 jaar na het indienen van de prioriteitsaanvraag kan de PCT-aanvraag worden voortgezet als aparte aanvragen in één of meerdere van de aangesloten landen en regio’s. In onderstaand schema is gekozen voor een verdere Europese octrooiaanvraag (EP3), en voor aparte aanvragen in de Verenigde Staten, China en Japan. Het is belangrijk om te weten dat enkele landen níet aangesloten zijn bij de PCT. Voorbeelden hiervan zijn Taiwan, Argentinië en sommige kleinere jurisdicties. Voor deze landen moeten aan het einde van het prioriteitsjaar afzonderlijke aanvragen worden ingediend.

In de meeste landen is het mogelijk om een afgesplitste aanvraag (ook wel een divisional of dochteraanvraag genoemd) in te dienen zolang de moederaanvraag nog loopt. In het schema is EP4 een afgesplitste aanvraag, die is ingediend voordat moederaanvraag EP3 is verleend. Afgesplitste aanvragen kunnen bijvoorbeeld dienen om bredere of juist smallere octrooi­bescherming te verkrijgen dan voor het moeder­octrooi. Dit kan helpen om het eigen commerciële product of dat van de concurrent beter te af te schermen.

De maximale looptijd van een octrooi is doorgaans twintig jaar, gerekend vanaf de indieningsdatum. Is er prioriteit ingeroepen? Dan start de looptijd vanaf de indieningsdatum van de vervolgaanvraag. Voor een afgesplitste aanvraag geldt als startdatum de indieningsdatum van de moederaanvraag.

Meer weten?
Lees hier de webpagina ‘Strategisch omgaan met IE’